캘리포니아대, 에너지 고효율 LED 필라멘트 특허 소송 확대: 신규 유통·제조사 추가 제소

캘리포니아대학 이사회가 혁신적인 필라멘트 LED 전구 관련 특허 침해 소송을 대형 유통업체와 공급업체로 확대했습니다. 소매업체 1곳과 제조사 4곳을 추가 피고로 명시했습니다.

이사회는 UC 산타바바라 고체조명전자센터 연구자들이 개발한 장수명·고효율 전구 관련 UC 특허를 피고들이 침해했다고 주장합니다.

2019년 제기된 초기 소송은 아마존, 베드배스앤비욘드, 이케아, 타겟, 월마트 등 미국 5대 소매업체를 대상으로 했습니다. 특허권 침해 소송이 원제조사가 아닌 소매업체를 겨냥한 것은 이례적입니다. 원제조사는 주로 역외에 있어 미국 법원에서 소송하기 어렵기 때문입니다. 또한 학술 특허권자가 미국 국제무역위원회(ITC)에 수입·판매 조사를 요청한 것도 드문 일입니다.

이제 UC는 제너럴일렉트릭(GE), 사반트시스템즈, 파이트일렉트릭, 홈디포, 이케아, 사코프로덕츠를 상대로 새 소장과 두 번째 ITC 조사를 요청했으며, ITC가 지난주 이를 승인했습니다.

닉슨 피바디 로펌의 세스 레비 파트너(UC 이사회 대리인)는 "소매업체도 특허 침해 책임이 있지만, 제조사가 상당한 시장 점유율을 가지므로 이들을 직접 추적하는 것도 타당하다"고 설명했습니다.

이사회는 초기 조사 제기 후 UC에 신규 부여된 4건의 특허를 반영해 소장을 추가 확대했습니다.

첫 ITC 조사는 약 5개월 전 UC 이사회 요청으로 종료되었습니다. 레비 변호사는 "주로 과정이 마무리되었기 때문"이라며 "십여 건 이상의 라이선스 체결, 여러 피고의 공급업체 라이선싱, 상당한 가치 추출이 이루어졌다"고 밝혔습니다.

ITC 절차와 병행해 UC 산타바바라가 소재한 캘리포니아 중부 연방지방법원에도 소송을 제기했습니다. 레비 변호사는 ITC와 지방법원 양쪽 진행 상황에 고무되어 있다고 전했습니다. 지방법원 사건은 ITC 조사 진행 중 보류(Stay)되었습니다. "한 사건을 진행하며 결과를 기다리는 것이 합리적"이라는 판단하에, ITC 판단이 나올 때까지 법원 사건을 유보하는 전략으로 소송 비용을 절감하고 있습니다.

주요 조명기기 제조사를 겨냥함으로써 이사회는 시장의 지배적 구간과 라이선스 계약을 체결하고, 소매업체가 합법적으로 의존할 수 있는 인증 공급업체 그룹을 형성하려 합니다.

"이것이 초기 캠페인 단계에서 소매업체들로부터 받은 메시지였다"며 레비 변호사는 "그들은 '공급업체와 대화하라'고 했고, 우리가 그렇게 하고 있다. 모든 당사자가 이를 통해 계속 협력하는 것이 가장 합리적"이라고 말했습니다.

소송 진행 중에도 UC는 신규 라이선스 계약을 지속적으로 모색 중이며, 베드배스앤비욘드와의 합의도 추진 중입니다. "순조롭게 진행되고 있다"면서도 "이 제품의 소매업체와 공급업체가 너무나 많고 시장이 계속 확대되어, 이들을 최대한 신속히 식별하고 대화하는 것이 현실적 과제"라고 덧붙였습니다.

이번 소송은 학술 기관이 자산으로 개발한 지식재산권 보호에 적극 나서는 새로운 흐름을 알립니다. 많은 대학이 자사 특허의 시장 가치를 이제야 깨닫고 있습니다.

소송 진행에 따라 추가 피고 지정이 가능하지만, 비용과 시간이 드는 재판(최소 1년 소요)보다는 소매업체·제조사·공급업체와의 합의를 희망합니다. 쟁점 특허는 약 8년 잔여 존속 기간이 있습니다.

"이사회와 저는 재판이 불필요할 것이라 매우 낙관한다. 각 피고와 이슈를 해결할 수 있을 것이다. 하지만 재판이 필요하다면 감수할 준비가 되어 있다"고 레비 변호사는 강조했습니다.